En la era de la economía digital y los activos intangibles, las marcas comerciales registradas representan con frecuencia el activo de mayor valor patrimonial y comercial de una empresa: identifican productos o servicios en el mercado, concentran la reputación corporativa (goodwill) y generan lealtad en los consumidores. Al vender una línea de negocios, disolver una sociedad, reestructurar un grupo económico o transferir una tienda de comercio electrónico, las partes deben formalizar la transferencia del activo mediante un Contrato de Compraventa y Cesión de Marca Comercial.
No obstante, a diferencia de los bienes muebles ordinarios cuya tradición opera por la simple entrega material, en el derecho de propiedad industrial chileno rige el principio registral estricto consagrado en la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial (artículo 14): la cesión de una marca registrada no produce efecto alguno contra terceros mientras no sea anotada e inscrita materialmente en el Registro de Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). En este artículo explicamos cuáles son las solemnidades de la escritura, cómo tramitar la anotación en el INAPI y qué ocurre con los nombres de dominio de internet (.CL).
1. Marco Legal: La Ley 19.039 de Propiedad Industrial y el INAPI
El artículo 14 de la Ley N° 19.039 establece las normas que gobiernan la transferencia de marcas en Chile:
- 1. Bienes Inmateriales Sujetos a Registro: Las marcas comerciales registradas (denominativas, figurativas, mixtas, sonoras o tridimensionales) son bienes muebles incorporales protegidos por un plazo de 10 años renovable indefinidamente.
- 2. Solemnidad del Contrato de Cesión: Conforme al artículo 14 de la ley y el reglamento del INAPI, la transferencia de una marca a cualquier título (compraventa, donación, aporte en sociedad o adjudicación) debe constar obligatoriamente en Escritura Pública o en Instrumento Privado con las Firmas Autorizadas ante Notario Público.
- 3. Cesión Total vs. Cesión Parcial de Clases (Clasificación de Niza): La marca puede cederse para la totalidad de las clases de productos o servicios en que se encuentra inscrita, o bien realizarse una cesión parcial limitada a determinadas clases, siempre que no se generen marcas idénticas para productos conexos que induzcan a engaño al público.
2. Procedimiento para Inscribir la Cesión ante el INAPI
Para perfeccionar la transferencia de dominio y que el INAPI emita el nuevo Certificado de Registro a nombre del comprador, se deben cumplir los siguientes pasos:
- Redacción y Firma del Contrato de Cesión ante Notario: Se suscribe el contrato individualizando con precisión el Nombre de la Marca, el Número de Solicitud original y el Número de Registro oficial asignado por el INAPI, estipulando el precio de la venta y la entrega de todos los antecedentes.
- Presentación de la Solicitud de Anotación de Transferencia: El abogado especialista ingresa la solicitud a través de la plataforma electrónica de INAPI (inapi.cl), adjuntando la copia autorizada digital de la escritura pública o contrato notariado.
- Examen de Fondo del INAPI: El Conservador de Marcas del INAPI revisa la personería de los firmantes y que no existan embargos, medidas precautorias ni prendas industriales vigentes sobre la marca.
- Pago de Derechos Fiscales y Anotación Marginal: Aprobada la solicitud, se pagan los derechos arancelarios fiscales fijados por ley y el INAPI practica la Anotación de Transferencia de Dominio en el Registro Oficial de Marcas.
3. Cláusulas de Garantía y No Competencia
El cedente debe garantizar que la marca se encuentra libre de litigios de nulidad o caducidad pendientes, y obligarse a no solicitar ni registrar en el futuro marcas idénticas o confusamente similares ante el INAPI que compitan deslealmente con el nuevo adquirente.
Defensa jurídica y custodia de marcas comerciales
El cedente faculta al adquirente para asumir la defensa de la marca ante oposiciones de terceros en el INAPI y ante el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI), coordinando la entrega de los expedientes de registro y certificados históricos.
Para redactar contratos de compraventa y cesión de marcas comerciales o tramitar anotaciones ante el INAPI en Chile, conoce nuestro servicio de contratos y poderes, escrituras de compraventa y estudio de títulos.
Preguntas frecuentes
¿Se puede ceder una marca comercial que aún está en trámite de solicitud en el INAPI?
Sí. La ley permite ceder la solicitud en trámite de registro, transfiriéndose los derechos espectaticios mediante presentación del contrato notariado en el expediente de la solicitud.
¿Paga impuesto a la renta la venta de una marca comercial en Chile?
La ganancia de capital o mayor valor obtenido en la venta de un activo intangible tributa conforme a las reglas generales del Impuesto a la Renta de Primera Categoría o Global Complementario ante el SII.
¿Cuánto demora el INAPI en procesar y aprobar la anotación de cesión de una marca?
El trámite de anotación de transferencia en el INAPI suele demorar habitualmente entre 20 y 45 días hábiles desde su ingreso digital.
¿Cuánto cuesta en promedio autorizar un contrato de cesión de marca en notaría?
Los aranceles notariales por la autorización de firmas de un contrato privado de cesión suelen fluctuar entre $15.000 y $35.000 en notarías de Chile.
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